收到專利侵權律師函/警告函應該怎麼辦

在收到律師函/警告函後，首先應該調查對方律師函/警告函中指明的侵權事實是否存在，如果確信我方沒有侵權事實，應要求對方在限期內起訴或撤回警告函，否則告知將發起確認不侵犯知識產權之訴，我方因對方的警告而調整業務、下撤產品所導致的損失要求對方承擔。如果侵權事實確實存在，但我方沒有製造生產行為，產品系購置第三人，我方僅有銷售或許諾銷售行為的，可以考慮向對方披露我方被訴侵權產品的合法來源，建議對方向第三人主張權利。如果是外觀設計專利，且我方僅有使用行為，根據專利法不構成侵權，應回函説明這一點。如果確實有生產製造行為的，可以以專利侵權全面覆蓋原則做技術比對(後面會有具體展開)，判斷我方被訴侵權產品是否落入對方專利保護範圍（外觀設計專利侵權判斷以是否在整體視覺效果上一致為準），如果落入，考慮是否能夠運用後文中的幾個常見抗辯理由，如果不能，可以考慮和對方訴前和解，支付一定的一次性賠償金或者支付專利許可使用費以便繼續該專利產品業務。然後，在侵權事實確實存在的基礎上，分析對方專利是否穩定，一般來説，發明專利的穩定性比較強，實用新型專利和外觀設計專利的穩定性較差，不管怎麼樣，都可以收集證據，考慮在別人正式發起訴訟之前就走無效宣告程序，無效宣告程序下面會具體講到。

如果對方執意起訴或者雙方就賠償和許可無法達成一致意見，糾紛最終走到訴訟階段，一般可以採用以下幾種方式應對：

1.專利無效宣告

可以在一審二審再審任的答辯期內提起宣告對方專利無效，並申請法院中止審理，以待國家知識產權局無效宣告結果作出後繼續審理，如果專利最終被全部無效，或者對方主張被侵權的權利要求被無效的，法院會判決原告敗訴。但從司法實踐來看，如果非發明專利，法院一般不會中止審計（根據2020年最高人民法院關於審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定：人民法院受理的侵犯發明專利權糾紛案件或者經國務院專利行政部門審查維持專利權的侵犯實用新型、外觀設計專利權糾紛案件，被告在答辯期間內請求宣告該項專利權無效的，人民法院可以不中止訴訟。）。

至於專利無效宣告的理由有哪些，泛泛而論，這些理由就是原告的專利就不應該得到國家知識產權局，常見的理由有專利缺乏新穎性或創造性，缺少必要的技術特徵不能無法實現發明的目的（獨權含必特），專利説明書沒有清晰完整地對專利的權利要求作出説明等等。如果法院判決被告專利侵權後，生效判決已作出後原告被認定被侵權的權利要求被國家知識產權局宣告無效，且原告沒有提起行政訴訟或者終審的行政訴訟駁回原告的訴訟請求，被告（被訴侵權人）可以申請法院再審。在此過程中，如果被告有比較強力的無效理由和相應證據的話，可以考慮和對方和解，讓對方降低賠償金額，或者以獲得對方許可方式繼續實施專利。無效宣告程序和訴訟的程序的結合會使得整個案件的程序更加複雜，本文就不作詳細展開。

2.否認和抗辯。

先否認侵權，否認一般指否認被訴侵權產品的技術特徵未落入對方的專利權保護範圍。實用新型專利和發明專利侵權判定主要採用以全面覆蓋原則（有時候故意規避某條技術特徵，改劣技術方案的行為也有可能構成侵權），專利權的保護範圍以專利權利要求書記載的技術特徵為準，如果我方被訴侵權產品的技術方案缺少對方某項專利權利要求記載的全部技術特徵的某一個技術特徵以上，或者至少有一個技術特徵與其記載的技術特徵既不相同也不等同，則我方被訴侵權產品不侵犯其該條專利權利要求，如此對比下來，如果我方被訴侵權產品的技術方案不侵犯其專利的所有項專利權利要求的話，就得出結論，我方被訴侵權產品的技術特徵未落入對方專利的保護範圍，我方不侵權。

外觀設計專利的侵權判定以整體視覺效果是否一致判斷，並且遵循的重要原則有：設計空間大的產品對整體效果一致的要求比設計空間小的要求低；正常使用時相對顯露部分的設計特徵比相對隱蔽部分的設計特徵對整體效果貢獻大，等等。

在否認的同時進行抗辯，即向法院提出“如果法院認定被訴侵權人的被訴侵權產品技術方案落入專利權人的專利權保護範圍的話，被訴侵權人有以下抗辯......”。常見的抗辯一般從四個維度進行，一是合法來源抗辯，説明涉案侵權產品購自案外人，支付了合理對價，對案外人未經許可實施專利並不知情，提供發票，合同，轉賬和支付記錄，購貨過程溝通記錄以證明。二是現有技術抗辯，可以檢索國內外專利，技術出版文獻，媒體公開報道，甚至專利權利人在專利獲得授權前既已生產銷售產品的證據（一般來説比較難，因為專利產品由技術方案構成，技術方案僅憑文字描述和外觀照片無法確認，這也是專利侵權，除了一些結構比較簡單的外觀專利以外，必須要做技術比對的原因）。三是專利權用盡抗辯，專利權用盡是指專利產品或者依照專利方法直接獲得的產品，由專利權人或者經其許可的單位、個人售出後，使用、許諾銷售、銷售、進口該產品的。專利權人自己或者許可他人制造的專利產品（包括依據專利方法直接獲得的產品）被合法地投放市場後，任何人對該產品進行銷售或使用，不再需要得到專利權人的許可或者授權，且不構成侵權。四是先用權抗辯，這個難度也是很大的，需要證明被告證明在原告專利權授權之前被告就已經通過自己的方式獲得了涉案專利權對應的技術，並做好了實施專利權的必要準備，如已經開始組建了生產線，先用權抗辯成功後，被告可以在原有的實施規模內繼續實施專利技術，但不得擴大規模。需要指出的是合法來源抗辯的，被訴侵權人依然構成侵權，需要停止銷售和許諾銷售行為，但無需賠償，現有技術和專利權用盡不構成侵權，先用權抗辯在原來實施規模內實施專利不構成侵權。

（對方專利被無效的，否認和抗辯成功，生效判決認定不侵權的，如果對方在訴訟中採取了證據、行為或財產保全措施的，視情況可以考慮提起訴訟保全損害糾紛，不過一般情況下法院會根據當事人是否存在明知自己專利不穩定或者對方無侵權行為卻惡意發起侵權訴訟的情形來判斷是否支持原告）

3.申請法院要求對方向國家知識產權局提出出具專利權評價報告的申請

如果對方的專利權是實用新型和外觀專利的話，被訴侵權人申請法院要求對方去申請出具專利評價報告，目前來看國知局傾向出具負面的專利權評價報告，既專利權人的專利不具有新穎性或創造性，需要説明的是，雖然法律規定法院只是參考該報告，但是對原告（權利人）一般還是有心裏壓力的，所以對尋求和解有時候會有作用。

4.在賠償數額上力爭

如果判斷法院有可能會判決支持侵權認定，就要在賠償數額的認定上下功夫，爭取少賠付對方經濟損失。一般可以從對方的專利的價值小，我方侵權故意程度低（近期最高法出具了惡意侵權適用懲罰性賠償的司法解釋，對惡意侵權的可適用5倍以下懲罰性賠償，民法典也明確對知識產權侵權適用懲罰性賠償作出明確規定，惡意的構成要件是故意加情節嚴重），我方侵權獲利少，對方損失少，侵權持續時間短，產品單價和利潤率低（通常需要有力舉證）等等，並提供足以動搖法官心證的相應證據。需要指出的是，如果我方真的獲利很少，可以考慮積極配合法院提供侵權產品的銷量和收入的數據和財務意見，必要時可以主動提出要求進行司法審計，因為法院在侵權獲益，對方損失，專利許可費倍數無法確定的情況下適用法定賠償，即法官根據案情酌定一個500萬以下的數額，有時候會讓被告承擔獲利數倍甚至數十倍的經濟損失賠償，答主代理的一些二審被告之前就遇到類似的尷尬訴訟經歷，在目前國家加大對知識產權侵權判罰力度、開始或者説放寬適用5倍以下懲罰性賠償措施的這一大環境之下下，這一方面要格外重視。

需要指出的是一般人有誤解的是，被訴侵權時，在被侵權產品上如果我也有類似專利，我就不侵權，或者我方的產品（技術方案）跟對方的產品技術方案不一樣，所以我不侵權，這些認識都是錯誤的，專利侵權的判斷是以對方的專利技術方案跟我方被訴侵權產品(技術方案)做技術比對，所以與對方產品或我方專利技術方案完全無關。

題外話是在專利侵權認定上，很多時候不免有很主觀的因素在內，比如在判斷是否是現有技術時經常會有技術結合啟示判斷，判斷本領域普通技術人員在專利申請日以前，能否不通過創造性思考，就可以將最近現有技術和其他現存技術方案結合得出專利權人的專利技術方案，而這個“本領域的普通技術人員”其實是想象的、虛擬的，而能不能有技術啟示的判斷也是十分主觀的。再者，如在技術特徵是否“等同”上，功能性技術特徵的判斷上也避免不了很多的主觀因素，值得一提的是現在在技術較為複雜的專利侵權案件中已經開始普遍引入專家輔助人員，這一“同行評議”的方法有望改善這一現象。